摘 要：專利的申請(qǐng)文件的撰寫可分為技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案及技術(shù)效果的撰寫。相對(duì)于技術(shù)方案，有時(shí)候從業(yè)人員技術(shù)問(wèn)題及技術(shù)效果撰寫的重視程度可能稍低，甚至一些從業(yè)人員可能不清楚技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果的撰寫需求，撰寫時(shí)完全憑感覺(jué)。由此，有相當(dāng)一部分申請(qǐng)文件的背景技術(shù)和技術(shù)效果的撰寫不當(dāng)，給申請(qǐng)審查帶來(lái)不必要的程序浪費(fèi)，導(dǎo)致創(chuàng)造性被低估或者直接被認(rèn)定為不是授權(quán)保護(hù)客體等問(wèn)題。基于此，本文將對(duì)專利申請(qǐng)文件中背景技術(shù)和技術(shù)效果的撰寫做出分析與建議。

　　關(guān)鍵詞：技術(shù)問(wèn)題 背景技術(shù) 技術(shù)效果

　　一、引 言

　　一個(gè)符合專利保護(hù)客體的專利申請(qǐng)，必然是需要解決技術(shù)問(wèn)題的。應(yīng)該如何撰寫技術(shù)問(wèn)題才能確保清楚描述了該技術(shù)問(wèn)題，而且不會(huì)因?yàn)榧夹g(shù)問(wèn)題的撰寫導(dǎo)致本申請(qǐng)的創(chuàng)造性被低估，這是相關(guān)從業(yè)人員需要思考的問(wèn)題。

　　在實(shí)際作業(yè)中，一方面，很多代理人尤其是初學(xué)者，會(huì)混淆技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)問(wèn)題的原因分析等，導(dǎo)致背景技術(shù)中的技術(shù)問(wèn)題撰寫不合適。而技術(shù)效果的撰寫又欠缺結(jié)合技術(shù)特征的分析和說(shuō)理，在沒(méi)有基于技術(shù)特征的分析和說(shuō)理的情況下，直接武斷給出本申請(qǐng)的技術(shù)方案具有某種技術(shù)效果的結(jié)論 ; 另一方面，由于思考不夠全面和透徹，技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果的撰寫通常都存在著不同程度的遺漏。

　　對(duì)于國(guó)內(nèi)申請(qǐng)，審查意見(jiàn)的答復(fù)及申請(qǐng)文件不超記載范圍的修改，以及基于合理的推導(dǎo)可能說(shuō)服審查員以減少申請(qǐng)人的損失，存在一定的救濟(jì)途徑。但是，隨著中國(guó)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)越來(lái)越重視，很多企業(yè)或非法人團(tuán)體在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)專利之后，會(huì)通過(guò)國(guó)際合作條約(PCT)或巴黎公約等要求中國(guó)優(yōu)先權(quán)進(jìn)入到其他國(guó)家或地區(qū)，例如美國(guó)、歐盟等國(guó)家或地區(qū)，則會(huì)遇到救濟(jì)成本高及救濟(jì)困難等問(wèn)題，甚至遭受不可挽回的損失。

　　以美國(guó)為例，美國(guó)審查員直接會(huì)認(rèn)定記載在背景技術(shù)中的內(nèi)容是現(xiàn)有技術(shù)。而歐盟認(rèn)為技術(shù)效果是尤其重要的，歐盟審查員甚至?xí)趯彶橐庖?jiàn)中注明創(chuàng)造性的答復(fù)方式并建議采用：從技術(shù)效果對(duì)應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題來(lái)進(jìn)行答復(fù)。尤其是涉及混合發(fā)明，若沒(méi)有結(jié)合技術(shù)特征的分析和說(shuō)理撰寫技術(shù)效果，而僅武斷給出技術(shù)效果結(jié)論的情況下，可能會(huì)被認(rèn)為申請(qǐng)中記載的方案不是授權(quán)保護(hù)客體，給申請(qǐng)人帶不必要的損失。而這種損失有的甚至無(wú)法得到救濟(jì)，發(fā)明人和申請(qǐng)人花費(fèi)大量的人力和物力，結(jié)果卻沒(méi)能獲得專利權(quán)，或者，沒(méi)有獲得最大保護(hù)范圍的專利權(quán)。

　　二、《專利審查指南》(2010 版)對(duì)技術(shù)問(wèn)題、背景技術(shù)及技術(shù)效果的相關(guān)規(guī)定

　　以下將結(jié)合《專利審查指南》(2010 版)的相關(guān)規(guī)定，來(lái)探討背景技術(shù)及技術(shù)效果的撰寫。

　　對(duì)于背景技術(shù)的撰寫，《專利審查指南》(2010版)有如下規(guī)定：《專利審查指南》(2010 版)第二部分第二章的 2.2.3 指出，“在說(shuō)明書背景技術(shù)部分中，要客觀地指出背景技術(shù)中存在的問(wèn)題和缺點(diǎn)，但是，僅限于涉及由發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案所解決的問(wèn)題和缺點(diǎn)。在可能的情況下，說(shuō)明存在這種問(wèn)題和缺點(diǎn)的原因以及解決這些問(wèn)題時(shí)曾經(jīng)遇到的困難。”

　　《專利審查指南》(2010 版)第二部分第二章 2.2.4 指出：

　　“發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題，是指發(fā)明或者實(shí)用新型要解決的現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問(wèn)題。發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)記載的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)能夠解決這些技術(shù)問(wèn)題。” “發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)按照下列要求撰寫：針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺陷或不足。”

　　從《專利審查指南》(2010 版)的上述描述來(lái)看，對(duì)于背景技術(shù)的撰寫可以得到以下兩個(gè)結(jié)論：

　　結(jié)論一：背景技術(shù)中僅限于技術(shù)問(wèn)題和缺點(diǎn)的撰寫，顯然技術(shù)問(wèn)題的原因分析不應(yīng)該出現(xiàn)背景技術(shù)中;

　　結(jié)論二：技術(shù)問(wèn)題的撰寫，應(yīng)該是描述現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺陷或不足。

　　“缺陷和不足”根據(jù)字面的理解，“缺陷”描述的是缺點(diǎn)，即欠缺的方面;“不足”描述的是不完善或不足夠的方面;故不管是缺陷還是不足都是針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)問(wèn)題在技術(shù)效果上的不夠理想的方面進(jìn)行描述，顯然不是導(dǎo)致這些缺陷或不足的直接原因或根本原因的分析。

　　對(duì)于技術(shù)效果的撰寫，《專利審查指南》(2010 版)有如下規(guī)定：說(shuō)明書應(yīng)當(dāng)清楚、客觀地寫明發(fā)明或者實(shí)用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比所具有的有益效果。

　　有益效果是指由構(gòu)成發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)特征直接帶來(lái)的，或者是由所述的技術(shù)特征必然產(chǎn)生的技術(shù)效果。

　　有益效果可以通過(guò)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的分析和理論說(shuō)明相結(jié)合，或者通過(guò)列出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的方式予以說(shuō)明，不得只斷言發(fā)明或者實(shí)用新型具有有益效果。

　　從《專利審查指南》(2010 版)對(duì)技術(shù)效果的撰寫規(guī)定來(lái)看，顯然技術(shù)效果的撰寫是基于與現(xiàn)有技術(shù)具有比對(duì)分析和理論說(shuō)明的，不能直接斷言有益效果。

　　從《專利審查指南》(2010 版)對(duì)背景技術(shù)、技術(shù)問(wèn)題及技術(shù)效果的規(guī)定來(lái)看，一方面是對(duì)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)文件給出了明確的撰寫指導(dǎo)，另一方面若按照該規(guī)定來(lái)撰寫申請(qǐng)文件的背景技術(shù)和技術(shù)效果，顯然也是可以滿足美國(guó)或歐盟的申請(qǐng)需求的。

　　三、案例分析

　　(一)案例一

　　發(fā)明人發(fā)現(xiàn)廣播數(shù)據(jù)包的傳輸可靠性低，進(jìn)一步分析導(dǎo)致廣播數(shù)據(jù)包的傳輸可靠性低的原因是：廣播數(shù)據(jù)包是基于用戶數(shù)據(jù)報(bào)協(xié)議(User Datagram Protocol，UDP)的，而 UDP 是一種無(wú)連接的傳輸層不可靠的協(xié)議;利用 UDP 協(xié)議傳輸?shù)臄?shù)據(jù)包也不存在傳輸確認(rèn)的機(jī)制，即接收方不會(huì)在接收到發(fā)送方發(fā)送的數(shù)據(jù)包之后發(fā)送傳輸確認(rèn)或請(qǐng)求重傳，故廣播數(shù)據(jù)包的可靠性低。

　　于是發(fā)明人提出了一種技術(shù)方案，在廣播數(shù)據(jù)包的傳輸過(guò)程中引入傳輸確認(rèn)機(jī)制。即在 UDP 協(xié)議的傳輸過(guò)程中，發(fā)送方發(fā)送數(shù)據(jù)包之后，接收方接收到數(shù)據(jù)包會(huì)回復(fù)確認(rèn)，或在特定時(shí)間內(nèi)未接收到對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)包會(huì)請(qǐng)求重傳。故通過(guò)傳輸確認(rèn)機(jī)制的引入，提升廣播數(shù)據(jù)包的傳輸可靠性。

　　若在撰寫過(guò)程中，背景技術(shù)同時(shí)包括了廣播數(shù)據(jù)包的傳輸可靠性低及傳輸可靠性低是因?yàn)槿狈鬏敶_認(rèn)機(jī)制;由于背景技術(shù)中所有的內(nèi)容都將視為現(xiàn)有技術(shù)，既然現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)表明了廣播數(shù)據(jù)包的傳輸可靠性低是因?yàn)槿狈鬏敶_認(rèn)機(jī)制，不就相當(dāng)于給出了通過(guò)在廣播數(shù)據(jù)包傳輸過(guò)程中引入傳輸確認(rèn)機(jī)制來(lái)增加廣播數(shù)據(jù)包的傳輸可靠性的技術(shù)啟示嗎?如此，審查員或相關(guān)利益人員更傾向于認(rèn)為：在廣播數(shù)據(jù)包中引入傳輸確認(rèn)機(jī)制提升廣播數(shù)據(jù)包的傳輸可靠性，就是本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易想到的技術(shù)特征;該申請(qǐng)被認(rèn)定為沒(méi)有創(chuàng)造性的概率就大大地提升了。

　　而筆者認(rèn)為：案例 1 的技術(shù)問(wèn)題為廣播數(shù)據(jù)包的傳輸可靠性低;技術(shù)方案為在廣播數(shù)據(jù)包的傳輸中引入了傳輸確認(rèn)機(jī)制;技術(shù)效果為相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)中沒(méi)有傳輸機(jī)制的廣播數(shù)據(jù)包的傳輸，通過(guò)廣播數(shù)據(jù)包的傳輸確認(rèn)機(jī)制的引入，提升了傳輸可靠性。

　　“廣播數(shù)據(jù)包的傳輸可靠性低”的描述，顯然就是現(xiàn)有技術(shù)缺陷和不足。在《專利審查指南》(2010 版)已經(jīng)限定了技術(shù)問(wèn)題的描述僅限于缺陷和不足;故在背景技術(shù)中撰寫到廣播數(shù)據(jù)包的傳輸可靠性低就已經(jīng)清楚的描述了技術(shù)問(wèn)題，沒(méi)有必要將發(fā)明人分析廣播數(shù)據(jù)包傳輸可靠性低的原因，也寫入到背景技術(shù)中，以給技術(shù)方案的創(chuàng)造性評(píng)價(jià)帶來(lái)負(fù)面影響。

　　當(dāng)然就目前而言，案例 1 中的基于 UDP 的傳輸缺乏傳輸確認(rèn)機(jī)制來(lái)確保傳輸可靠性可能是公知的，但是在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的早期，UDP 傳輸缺乏傳輸確認(rèn)機(jī)制來(lái)確保傳輸可靠性并非是公知的，直接將導(dǎo)致技術(shù)問(wèn)題的原因?qū)懭氲奖尘凹夹g(shù)中，以承認(rèn)其是本領(lǐng)域技術(shù)人員所公知的顯然是不合理的;而直接將與本申請(qǐng)的技術(shù)方案對(duì)應(yīng)的原因撰寫在背景技術(shù)中，相當(dāng)于自我宣告本申請(qǐng)的技術(shù)方案基于現(xiàn)有技術(shù)啟示很容易想到。

　　(二)案例二

　　現(xiàn)有方案：若源數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)有更新，就通過(guò)交互邏輯變化記錄 (Logical Change Record，LCR) 使得目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)與源數(shù)據(jù)的更新同步，以實(shí)現(xiàn)源、目標(biāo)數(shù)據(jù)的一致性。在現(xiàn)有技術(shù)中源數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)一條記錄更新一次，就會(huì)產(chǎn)生一條 LCR，該條 LCR 中會(huì)記載被更新記錄的關(guān)鍵字和操作類型及操作參數(shù)，一條 LCR 的長(zhǎng)度一般是固定。

　　發(fā)明人提出的技術(shù)方案：在源、目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)之間引入了一個(gè)同步設(shè)備，同步設(shè)備接收源數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)生的 LCR ;并將具有相同關(guān)鍵字的多條 LCR 合并之后，將合并后產(chǎn)生的 LCR 發(fā)送給目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)，僅向目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)送處理后的 LCR，來(lái)確保目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)與源數(shù)據(jù)庫(kù)的一致性。

　　在專利申請(qǐng)的技術(shù)效果撰寫中，復(fù)制一遍權(quán)利要求的內(nèi)容，然后就武斷得出實(shí)現(xiàn)了源數(shù)據(jù)庫(kù)和目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)的一致性，并減少了帶寬和處理量;并沒(méi)有結(jié)合特征進(jìn)行分析和說(shuō)理。該案基于國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)進(jìn)入到歐洲，歐洲專利局審查員從補(bǔ)充檢索報(bào)告到第一次審查意見(jiàn)一直都認(rèn)為該申請(qǐng)是除了同步設(shè)備的技術(shù)特征外，其他特征都是涉及軟件程序的非技術(shù)特征，故該方案是一個(gè)混合發(fā)明;而混合發(fā)明除了常規(guī)的技術(shù)效果，若沒(méi)有進(jìn)一步的技術(shù)效果就不是專利的保護(hù)客體。審查員認(rèn)為，該案的常規(guī)的技術(shù)效果是實(shí)現(xiàn)了源、目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)的同步(即源、目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)的一致性)，針對(duì)減少帶寬和處理量這一技術(shù)效果。由于既沒(méi)有缺乏定性分析，也沒(méi)有定量證明，因而審查員認(rèn)為該申請(qǐng)的方案不是技術(shù)方案。

　　而實(shí)質(zhì)上，由于通過(guò)攜帶有相同關(guān)鍵字的 LCR 在同步設(shè)備中被合并，如此，若在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)同步設(shè)備接收到 N 條具有相同關(guān)鍵字的 LCR，會(huì)合并這 N 條 LCR，最終僅產(chǎn)生一條合并后的 LCR，合并后的 LCR 也是按照既有規(guī)定格式構(gòu)成的。如此，一方面，相對(duì)于將源數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)生的每一條 LCR 發(fā)送給目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)，可以減少傳輸給目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)的 LCR 條數(shù)，從而減少數(shù)據(jù)量及減少帶寬。另一方面，在現(xiàn)有技術(shù)中一條 LCR 會(huì)觸發(fā)目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)就進(jìn)行一次更新，若 N 條 LCR，目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)會(huì)對(duì)同一條記錄進(jìn)行 N 次更新，若取而代之僅發(fā)送一條合并后的 LCR，則目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)僅需要執(zhí)行該條記錄的一次更新，故減少了目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)的處理量。

　　但是由于撰寫失誤，審查員一再認(rèn)為根據(jù)該案的申請(qǐng)文件該案沒(méi)有進(jìn)一步的技術(shù)效果，不會(huì)產(chǎn)生減少帶寬和減少處理量的技術(shù)效果;最終審查意見(jiàn)答復(fù)的代理人在審查意見(jiàn)中多次說(shuō)理并結(jié)合舉例說(shuō)明，審查員依然基于申請(qǐng)文件表示對(duì)答復(fù)陳述不予認(rèn)同，最終該案審查員基于三次意見(jiàn)陳述后才認(rèn)同了減少了帶寬的技術(shù)效果，顯然這之間產(chǎn)生了大量的程序，及因?yàn)轭~外程序產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　筆者認(rèn)為：

　　在案例 2 中技術(shù)效果的撰寫時(shí)，需要將現(xiàn)有技術(shù)逐條發(fā)送 LCR 是導(dǎo)致占用的帶寬大及數(shù)據(jù)庫(kù)需要逐條處理源數(shù)據(jù)產(chǎn)生的 LCR 導(dǎo)致處理大的原因分析，用于技術(shù)效果撰寫。在撰寫技術(shù)效果時(shí)，需要結(jié)合本方案與現(xiàn)有技術(shù)的比對(duì)，體現(xiàn)出本申請(qǐng)具有特定技術(shù)效果的原因分析和推理說(shuō)明，如此，就能減少審查員基于申請(qǐng)文件一再認(rèn)為沒(méi)有額外的技術(shù)效果的問(wèn)題。

　　由此，案例 1 因?yàn)楸尘凹夹g(shù)撰寫不當(dāng)，容易導(dǎo)致創(chuàng)造性被低估;而案例 2 因?yàn)榧夹g(shù)效果的撰寫不當(dāng)險(xiǎn)些被認(rèn)定為不是授權(quán)保護(hù)客體被駁回。

　　推薦閱讀：鑄造廠冶煉人員評(píng)職稱發(fā)論文還是準(zhǔn)備專利

　　四、背景技術(shù)及技術(shù)效果的初步撰寫建議

　　如圖 1 所示是一個(gè)發(fā)明人提出技術(shù)方案的可能思路

　　一方面基于上述流程圖可知：研究導(dǎo)致現(xiàn)有技術(shù)的缺陷和不足的原因已經(jīng)是屬于發(fā)明人提出技術(shù)方案的創(chuàng)新過(guò)程了，該過(guò)程中就可能已經(jīng)包含了技術(shù)方案的創(chuàng)造性勞動(dòng)，故將現(xiàn)有技術(shù)的缺陷或不足的原因?qū)懭氡尘凹夹g(shù)是非常危險(xiǎn)的事情，是很有可能導(dǎo)致發(fā)明人的創(chuàng)造性勞動(dòng)被捐獻(xiàn)的。

　　另一方面基于上述流程圖可知：發(fā)明人發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)有技術(shù)的缺陷或不足、分析該缺陷或不足的原因，針對(duì)該原因提出技術(shù)方案、該技術(shù)方案克服了現(xiàn)有技術(shù)的缺陷或不足，故有特定的技術(shù)優(yōu)點(diǎn)就是必然的。實(shí)質(zhì)上，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的缺陷或不足的原因分析實(shí)質(zhì)上也是本申請(qǐng)的技術(shù)方案具有特定技術(shù)效果的原因分析。該原因分析應(yīng)該歸納到本案的技術(shù)效果中。

　　撰寫背景技術(shù)時(shí)，僅需將觀察到的現(xiàn)有技術(shù)的缺陷或不足作為技術(shù)問(wèn)題寫入即可，避免現(xiàn)有技術(shù)的缺陷或不足的原因分析。

　　在撰寫技術(shù)效果時(shí)，不能沒(méi)有任何定性分析和定量證明的斷言技術(shù)效果，而是需要和現(xiàn)有技術(shù)通過(guò)比對(duì)分析進(jìn)行推理說(shuō)明，如此，相當(dāng)于需要將現(xiàn)有技術(shù)的缺陷或不足的原因分析，轉(zhuǎn)換為本申請(qǐng)的技術(shù)方案具有特定技術(shù)效果的原因分析寫入到技術(shù)效果中。

　　現(xiàn)有技術(shù)的缺陷或不足就是不理想的技術(shù)效果;本申請(qǐng)的技術(shù)效果就是本申請(qǐng)的技術(shù)方案的優(yōu)點(diǎn)，兩者是相互的。

　　背景技術(shù)中的技術(shù)問(wèn)題的撰寫可以轉(zhuǎn)換為缺點(diǎn)描述，通常可以用名詞 + 負(fù)面含義的形容詞或詞組來(lái)構(gòu)成。例如，案例 1 中的“傳輸可靠性差”、案例 2 中“傳輸帶寬大”、“數(shù)據(jù)處理量大”等。

　　本申請(qǐng)的技術(shù)效果則與技術(shù)問(wèn)題的描述是具有相反含義或互為否定含義的表達(dá);對(duì)于技術(shù)效果的撰寫，在案例 1 中可為：“傳輸可靠性高”、在案例 2 中可為：“傳輸帶寬小”及“數(shù)據(jù)處理量小”等。故技術(shù)效果的結(jié)論均可以轉(zhuǎn)換為：名詞 + 正面含義的形容詞或詞組。

　　上述的名詞通常是一個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)，例如，傳輸帶寬、傳輸可靠性、通信容量、數(shù)據(jù)處理量等。

　　值得強(qiáng)調(diào)的是：撰寫技術(shù)效果時(shí)，不是直接斷言技術(shù)效果，而應(yīng)該是結(jié)合原因分析和方案描述綜合起來(lái)與現(xiàn)有技術(shù)比對(duì)得到。