摘 要：近年來隨著中美之間的貿易、交流和合作日益密切，越來越多的中國企業在美國提交專利申請，以獲得在美國的知識產權保護，并積極防范其知識產權風險。對于急需在美國實現技術布局和商業目的的申請人而言，加快美國專利申請的審查是迫切的現實需求。本文將主要從加快審查的必要性和美國專利申請加快審查策略兩方面進行闡述，其中美國專利申請加快審查策略將分別從要求、費用、優點及缺點四個方面展開，為中國申請人于美國提請加快審查提供信息幫助。

　　關鍵詞：知識產權保護 美國專利申請 加快審查 必要性 策略

　　改革開放以來，隨著申請人對于知識產權保護的日益重視和發達國家專利技術國際轉移的日益頻繁，專利申請在全球范圍內快速增長，越來越多的中國企業積極“走出去”，在海外提交專利申請和開展專利布局。因而企業在走出去的過程中需要積極防范其知識產權風險，并應根據企業發展需要開展海外專利布局規劃。

　　近年來中美之間的貿易、交流和合作日益密切。因此，對急需在美國實現技術布局和商業目的的中國申請人而言，如何加快美國專利申請的審查一直是他們最迫切的現實需求之一。下文將主要從加快審查的必要性及美國專利申請加快審查策略兩方面進行闡述，為中國申請人于美國申請專利提供信息幫助。

　　一、專利申請加快審查的必要性

　　(一)有利于加強對專利持有人的保護

　　專利申請本身并不能賦予申請人以強制性權利。專利公開只能給申請人以臨時保護，在特定的情況下可以對公開至授權期間的侵權行為獲得合理的賠償。但是，該臨時保護的權利不能強制實施直至申請授權。一旦發生侵權，并且這種侵權行為有擴大的趨勢，權利人并不能依靠一個不確定的權利去主張停止侵權或賠償損失。因此，所謂臨時保護并不能帶來實際的保護效力。如果授權的周期拉得過長，勢必會使得權利人損失擴大，甚至失去最佳的市場機會。

　　(二)有益于專利持有人的市場開拓

　　隨著知識產權保護意識的增強，以及出口過程中市場發生的專利侵權訴訟和針對中國企業發起的 337 調查的增加，國內申請人開始注意并加大美國專利申請和專利布局。出于商業上的原因，盡快在美國這樣的知識產權強國獲得專利權，能夠獲得例如專利許可談判、商業銷售談判中的有利籌碼，從而有助于專利持有人的市場開拓。

　　二、美國專利申請加快審查策略

　　美國專利商標局(USPTO)針對專利申請人的不同需求開展了多種方式的加快審查，其中既有制定的長期政策，也有靈活開展的試點項目，而試點項目經過評估后有可能長期開展，也有可能終止。

　　目前，美國專利申請加快審查策略可歸納為以下五種途徑，每一途徑有不同的要求和適用情形，以下將分別逐個闡述每種途徑的要求、費用、優點及缺點，供我國專利申請人參考與選擇。

　　(一)加快審查(Accelerated Examination, AE)

　　加快審查途徑始于 2006 年 8 月 25 日，從這一天開始，申請人可請求 USPTO 對其申請進行加快審查。USPTO 對于該加快審查沒有數量限制，但是由于其條件比較嚴格，每年的申請量并不大，并且有相當比例的申請由于不符合條件而被拒絕加快。尤其是 2012 年以來，基于該加快審查途徑提起加快審查的專利申請數量逐年下降。

　　1. 要求

　　根據加快審查程序在提交加快審查請求時，需滿足：

　　(1)申請人提交一份聲明，表明已經進行了審查前的檢索，包括：界定檢索的技術領域(美國專利分類號及子分類號)、檢索日期、檢索用數據庫、檢索邏輯式或化學結構或序列，以及檢索到的文獻名稱等。

　　(2)對于引用的每個相關文獻，如果申請文件的權利要求被相關文獻揭示，則需要界定該權利要求限定的特征和范圍，并需要指明此限定的特征在相關文獻中被公開的具體位置

　　3)如果申請人認為申請文件的權利要求沒有被相關文獻揭示，根據 37 CFR 1.111(2)和(3)的特殊要求，則需要詳細解釋每個權利要求相對于引用的相關文獻具有專利性的理由。

　　(4)簡要說明每個獨立權利要求界定的發明具有實用性(外觀設計除外)。

　　(5)根據 35 U.S.C. 112 第 1 段的要求，說明權利要求的每個限定或特征都能在說明書的哪個地方找到支持。

　　2. 費用

　　該途徑不需要繳納官費，但由于上述(2)~(5)的要求，申請人通常需要委托專業的代理人或律師來完成此項準備工作，這將導致昂貴的檢索和律師費用。如果申請人委托美國專利律師的話，總費用可能超出 4000 美金。

　　3. 優點

　　審查被加快 ,USPTO 將在申請被批注進入加快審查狀態的 12 個月內達成最終處理意見。最終處理意見可包括：授權通知書(Notice of Allowance)、最終審查意見通知書(Final OA)、提起申訴通知(Notice of Appeal)、 專 利 上 訴 和 干 預 委 員 會 的 干預 聲 明(Declaration of an Interference) 或 放 棄 申 請(Abandonment of the Application)等。

　　4. 缺點

　　申請人須進行審查員的工作，即審查員要做的審查工作申請人要自己做一遍。如果委托美國專利律師則檢索和律師費用恐超 4000 美金。

　　另外由于上述 (2)~5) 的要求，將會對申請人造成潛在的負面影響，比如申請人在其提交的上述文件中的相關評述，將很可能對其權利范圍造成限縮，并受到禁反言的限制等，因此不推薦此程序。

　　(二)優先審查(Prioritized Examination under Track One)

　　由于加快審查要求的條件較為嚴格，較難滿足申請人的需求。因此 USPTO 于 2011 年 9 月又提出了優先審查程序。由于審查資源有限，USPTO 每年僅受理優先審查 1 萬件，但目前為止尚未有某年達到該限值，因此申請人可放心提交申請。

　　1. 要求

　　優先審查途徑對申請文件有限制，適用于優先審查途徑的申請文件的權利要求數量限于 4 項獨立權利要求，且權利要求總數不超過 30 項。

　　2. 費用

　　以優先審查途徑提請加快審查需向美國專利商標局(USPTO)繳納官費，費用為大實體 4000 美元，小實體 2000 美元，微實體 1000 美元。

　　3. 優點

　　審查被加快。USPTO 將在申請被批注進入優先審查狀態的 12 個月內達成最終處理意見。最終處理意見可包括：授權通知書(Notice of Allowance)、最終審查意見通知書(Final OA)、提起申訴通知(Notice of Appeal)、 專 利 上 訴 和 干 預 委 員 會 的 干預 聲 明(Declaration of an Interference) 或 放 棄 申 請(Abandonment of the Application)等。

　　該途徑對權利要求的項數雖然有限制，但對權利要求本身的內容并無特別限定。

　　4. 缺點

　　該途徑的官費較高，且優先審查請求必須在新申請提交時一并提交，或者提繼續審查(RCE)時提交，或者在提出 RCE 之后提交。

　　(三)專利審查高速公路(PPH)

　　PPH 是專利審查機構之間開展的審查結果共享的業務合作，旨在幫助申請人的海外申請早日獲得專利權。具體是指當申請人在首次申請受理局(OFF)提交的專利申請中所包含的至少一項或多項權利要求被確定為可授權時，便可以此為基礎向后續申請受理局(OSF)提出加快審查請求。中美于 2011 年 12 月 1 日簽署了雙邊 PPH 協議，自此，我國專利申請人可以使用該途徑對其美國專利申請請求進行加快審查。

　　1. 要求

　　與美國專利申請享有相同最早優先權日的非美國專利申請中必須存在至少一個可允許 / 可授予專利權的權利要求。相應的非美國專利申請不需要一定是 CN 申請，例如，相應的存在可專利性權利要求的 PCT 申請也可以是 PPH 請求的基礎。

　　美國專利申請對應的權利要求范圍必須對應于(即不寬于)可授權的非美國專利權利要求的范圍，如果不滿足此要求，則需要修改美國專利申請的權利要求的范圍至不寬于可授權的非美國專利權利要求的范圍。

　　另外，PPH 請求必須在 USPTO 發布第一次審查意見通知書之前提交。

　　2. 費用

　　不需要官費。

　　3. 優點

　　審查被加快。PPH 請求通常在 2~3 個月內獲得批準，第一次審查意見通知書通常在 PPH 獲得批準后的 1~2 個月內發出，加快程度相對較大。

　　經此途徑的美國專利申請的授權率高于平均授權率，部分原因是非美國專利申請的授權權利范圍已經足夠收窄，因而還可減少審查意見通知書的次數，并節省審查意見通知書答復的代理費用。

　　4. 缺點

　　非美國專利申請中必須至少有一個可授權 / 可專利的權利要求。美國專利申請的權利要求不得超過可授權 / 可專利的非美國專利申請權利要求的范圍。這需要申請人在專利保護范圍和加快審查之間進行權衡。

　　(四)特別請求(Petition to Make Special)

　　根據 USPTO 審查程序手冊 MPEP 708.02 的規定，對于年長者或有健康問題的申請人可以提出特別請求，將申請類型轉變為加快。該政策為永久性政策， USPTO 自 1959 年 12 月開始實施。

　　此外，如果專利申請對環境質量、能源開發或保護及反恐等方面具有巨大積極和正向的意義，也可基于該三個方面的因素提出特別請求以加快審查。

　　1. 要求

　　上述提及的因素，當滿足其中一個或多個時，即可提出特別請求以對美國專利申請加快審查：

　　(1)申請人年齡——申請人年齡在 65 歲以上。

　　(2)申請人健康狀況——申請人存在健康問題，無法滿足正常申請程序中的相應行為。針對此因素提請加快審查需提供申請人健康狀況證明。

　　(3)環境質量——專利申請所提及之發明創造將大大提高環境質量。

　　(4)能源開發或保護——專利申請所提及之發明創造將對能源資源的開發或保護作出重大貢獻

　　5)反恐——專利申請所提及之發明創造有助于打擊恐怖主義。

　　雖然提出特別請求可基于上述五個方面的因素，但實踐經驗中，最常使用的是因素(1)，即基于申請人年齡的特殊情況提出特別請求以對美國專利申請加快審查。能滿足其他幾個方面條件的案件并不多。

　　2. 費用

　　不需要官費。

　　3. 優點

　　審查被加快。基于因素(1)所提出的加快審查，與 PPH 的加快程度相當。

　　4. 缺點

　　必須滿足因素(1)~(5)之一所述的條件。

　　(五)協作檢索試點程序(Collaborative Search Pilot Program, CSP)

　　此加快程序為美國利用新的合作搜索試驗來加快專利審查。協作檢索試點程序已在 USPTO 和日本專利局(JPO)之間、USPTO和韓國知識產權局(KIPO)之間上線。擁有日韓專利申請的國內申請人有機會在 USPTO、JPO 或 KIPO 加速相關專利申請的審查。與 PPH 不同的是，在另外一個知識產權局加快審查之前，不要求專利申請中所包含的至少一項或多項權利要求已經被其中一個知識產權局確定為可授權。

　　一般來說，協作檢索試點程序讓 USPTO 和 JPO/ KIPO 各自為其待決申請進行現有技術檢索，并在將第一次審查意見通知書傳送給申請者之前告知申請者檢索結果。協作檢索試點程序的試點性質將讓各局評估共享檢索是否能改進審查程序或提供更一致的檢索結果。另外，協作檢索試點程序之下的美國專利申請將被授予特殊法律狀態并被置放在審查員的特別備審目錄中，以此有效推動申請獲得快速審查。

　　在協作檢索試點程序請求被兩局核準后，美國專利申請者將要么收到一份核準通知書，要么收到一份會晤前溝通(Pre-Interview Communication，PIC)，以確認檢索中找到的相關現有技術并要求申請者向審查員提出面談請求以討論可專利性事宜。

　　如果申請人在 JPO 和 USPTO 之間提出協作檢索試點程序，USPTO 和 JPO 其中一方將先進行檢索，將檢索結果提交給對方，對方再進行檢索并將結果提交給首先進行檢索的專利局。首先檢索的專利局的確定將以美國和日本申請的提交日期為基礎，或由兩局共同商定。因此，核發的會晤前溝通(PIC)將是 USPTO 和 JPO 的檢索結果。

　　如果申請人在 KIPO 和 USPTO 之間提出協作檢索試點程序，KIPO 和 USPTO 的檢索會同時而非相繼進行。美國專利申請者將從 USPTO 收到會晤前溝通(PIC)，并從 KIPO 收到另一份會晤前溝通(PIC)。

　　1. 要求

　　僅適用于 AIA 申請，即，最早優先權日期為 2013 年 3 月 16 日或之后的申請。

　　兩份加快請求提出的時間相差不能超過 15 天，即必須在 15 天內分別提交給 USPTO 以及 JPO/KIPO。

　　美國專利和日本 /韓國專利申請必須都還未審查。

　　美國和日本 / 韓國專利申請獨立權利要求必須彼此對應(類似于 PPH，但不要求必須存在可專利 / 可授權的權利要求)。

　　對申請文件亦有要求，即獨立權利要求不能超過 3 個，總權利要求不能超過 20 個。

　　對申請人答復的要求：基于第一次通知書會晤(First Action Interview, FAI)程序，在協作檢索試點程序請求被核準后，USPTO 會在發出審查意見通知書前，給申請人發出一份會晤前溝通(PIC)以及現有技術文獻。針對 USPTO 下發的會晤前溝通(PIC)，申請人可以參加會晤或拒絕會晤。無論申請人參加或拒絕會晤，審查員都將會發出審查意見通知書，申請人必須在較短時間(1 個月，只可再延長 1 個月)內作出答復。

　　2. 費用

　　不需要官費。

　　3. 優點

　　審查被加快。

　　4. 缺點

　　美國和日本 / 韓國專利申請的獨立權利要求必須彼此對應。這需要申請人在專利保護策略和加快審查之間進行權衡，例如，如果申請人希望其申請在美國和日本 / 韓國分別布局不同的獨立權利要求，則不宜使用該加快途徑。

　　答復通知書的時間大大縮短，這將給日本 / 韓國和美國事務所代理人更大的時間壓力。

　　實踐經驗來看，該途徑似乎不太受申請人歡迎。且現在沒有足夠的統計數據顯示此途徑可以加快的程度。

　　另外，該途徑尚未對中國申請開放，即不適用于申請為中國申請的情形。但不排除將來有可能對中國申請開放。

　　三、結 語

　　綜上所述，USPTO 加快審查的政策非常靈活多樣。對于我國大多數申請人而言，美國是重要的海外市場之一，在向美國提交專利申請時，申請人可以根據自身的需求選擇適合自己的加快方式，加快審查進程以便早日獲得專利授權。

　　根據上述各種途徑的介紹與分析，筆者的建議是，除不推薦 AE 之外，所有其他途徑根據專利申請人的具體情況選擇。例如，如果成本不是問題，則優先推薦優先審查途徑。如果申請人具有可授權的非美國申請，則可選擇 PPH 途徑。如果申請人年齡超過 65 歲，則基于申請人年齡提出特別請求。協作檢索試點程序也可以使用，但沒有足夠的統計數據顯示該途徑可以加快的程度，另外由于尚未對中國申請開放，因此目前該途徑對中國申請人來說可適用性不高。

　　推薦閱讀：中國藥品專利商品化研究