摘 要：確定檢索要素是檢索工作的起點和難點。發明構思蘊含著豐富的含義和內在邏輯，從發明構思提取檢索要素有利于契合“三性”評判的預期，減少爭議而聚焦發明的實質。本文分析了發明構思的內涵與外延，定義了檢索環節發明構思的組成要素，并探討如何從技術領域、關鍵技術手段、技術問題和技術效果中提取可檢索的要素，希冀探索一種簡單可行的基于發明構思提取檢索要素的方式，提升檢索的針對性和對比文件檢出的有效性。

　　關鍵詞：發明構思 檢索要素 技術領域 關鍵技術手段

　　一、引 言

　　確定檢索要素是檢索工作的起點和難點，只有準確提取了檢索要素后才能確保后續檢索過程的正確性。《專利審查指南》(2010 版)對確定基本檢索要素并考慮技術領域、技術問題、技術手段、技術效果等方面，做出了一般性的規定，但具體到操作層面，情況往往變得很復雜，只能依靠檢索人員的經驗或能力來判斷。舉例來說，某些權利要求的技術特征特別多或各技術特征之間的關聯關系復雜，檢索要素很難確定;某些權利要求的技術特征未充分體現可檢索的要素，需要從說明書中提取;更有甚者，僅用申請文件的文字信息難以確定檢索要素。

　　近年來，發明構思這一概念逐漸被應用到創造性的評判中，以避免“三步法”判斷過程中忽視技術方案整體作用或技術特征之間的聯系。發明構思這一概念也引入到檢索工作中，例如檢索思路及策略的構建之中①②。在檢索環節充分考慮發明構思存在兩方面的好處：一是聚焦發明點，增加待檢索權利要求的可檢索要素，避免一些難于表達的檢索要素的“強行” 表達，提高檢索的全面性和準確性;二是理順檢索過程與“三性”評判的關系，使得檢索過程服務于“三性”評判的預期，減少不必要的爭議而聚焦發明的實質，還原發明的產生過程。然而，發明構思的定義究竟是什么，目前并沒有達成統一的觀點。

　　有鑒于此，本文對發明構思的法律內涵及外延予以了梳理，定義了檢索環節發明構思的組成要素，并探討如何從技術領域、關鍵技術手段以及技術問題 / 效果中提取可檢索的要素，希冀提供一種規范的、可復制的提取檢索要素的方法，以利于后續檢索要素的全面準確表達，如計算機輔助下的檢索要素程式化擴展③ ④。

　　二、發明構思的內涵與外延

　　關于發明構思的定義，在不同的法律條款及應用場景下，目前尚未有統一的定論。搞清楚發明構思本身的內涵與外延，有利于將其正確并充分應用于專利審查工作中。

　　(一)單一性法律條款的釋義

　　“發明構思”一詞見于單一性法律條款的《專利法》第 31 條第 1 款“一件發明或者實用新型專利申請應當限于一項發明或者實用新型。屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，可以作為一件申請提出。”《專利法實施細則》第 34 條進一步予以明確，“可以作為一件專利申請提出的屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，應當在技術上相互關聯，包含一個或者多個相同或者相應的特定技術特征，其中特定技術特征是指每一項發明或者實用新型作為整體，對現有技術做出貢獻的技術特征。”可見，單一性法律條款所述的 “總的發明構思”特指兩項以上的發明或實用新型相互之間的技術關聯，技術方案具有相同或相應的特定技術特征。

　　(二)創造性評判中的發明構思概念

　　創造性評判是重塑發明的產生過程，把握發明構思對于正確使用“三步法”進行創造性評判具有重要作用，可以避免將技術方案割裂看待，偏離創造性的立法宗旨。在這里，發明構思被認為是基于申請文件本身所記載的背景技術、客觀完成的發明內容所確認的技術改進思路，是依據申請文件本身的記載能夠確認的發明對現有技術所貢獻的內容⑤。另一種說法指出發明構思來源于發明創造過程，是發明人為解決現有技術問題所提出的思路或想法，通常通過若干技術手段實現⑥。還有觀點認為技術方案是發明構思的具體體現，發明構思是“整體看待”技術方案、技術問題和技術效果的紐帶，是該發明被創造時所考慮的思路⑦。可見，創造性評判中所述的發明構思，通常被認為是基于申請文件的記載而確定的改進現有技術的思路。

　　(三)檢索實踐中的發明構思概念

　　對于檢索工作而言，《專利審查指南》(2010 版)第二部分第七章 3.2 規定，“檢索主要針對申請的權利要求書進行，并考慮說明書及其附圖的內容。審查員首先應當以獨立權利要求所限定的技術方案作為檢索的主題。這時，應當把重點放在獨立權利要求的發明構思上，而不應當只限于獨立權利要求的字面意義，但也不必擴展到考慮說明及其附圖的內容后得出的每個細節”。這是論述專利檢索時唯一出現“發明構思”的內容，最早可追溯至 1993 版《專利審查指南》的相應章節，且在后續各版《專利審查指南》中予以保留。該規定的前半句雖未直接明確發明構思是什么，但后半句明確了檢索的重點—— 不能局限于權利要求的字面意思，但也不必擴展至說明書或附圖的每個細節。換言之，前半句檢索所關注的發明構思，就應該是指獨立權利要求的實質要件，并考慮發明說明書及附圖的內容，但均非字面意思或各個細枝末節。

　　(四)檢索實踐中發明構思的組成要素

　　如前所述，發明構思在專利審查工作不同階段的內涵是有所不同的。那么，發明構思如何體現呢?通常認為，發明能夠解決的技術問題及所采用的關鍵技術手段作為一個整體構成了發明的核心，體現發明構思⑧。具體到操作層面，單一性法律條款和創造性的評判均是在獲得對比文件之后，與該申請權利要求的技術方案進行比對得出審查結論。然而，檢索的目的是找出證據，但不直接形成審查結論。檢索是從權利要求的技術方案出發，獲取對比文件的過程。追溯檢索的目的，是找出評判“三性”或重復授權的對比文件，服務于后續的審查過程。換言之，基于發明構思的檢索應該與法律條款運用的預期存在對應關系。

　　筆者認為，為了避免檢索環節出現先入為主的因素，可以從兩個層次基于發明構思開展檢索工作。其一，發明構思指代本申請文字所呈現的發明形成思路及過程，若檢索到相同或相近發明構思的對比文件，有利于直接進行發明構思和技術特征的比對，減少 “三性”評判的爭議。其二，發明構思是經過檢索及再理解發明而重新確定的發明形成思路及過程，這種發明構思往往不同于本申請文字所呈現的發明信息。在實際檢索過程中，兩種層次的檢索均需要進行，先檢索前者再考慮后者。

　　無論采用哪種層次的發明構思展開檢索，其獲得的對比文件均是服務于“三性”評判的預期的，因此對比文件公開的技術方案在整體上應與待檢索的技術方案在技術領域、技術問題、技術手段、技術效果等方面相同或相近。于是，本文定義檢索環節的發明構思是一種可檢索的完整技術方案，其組成要素包含技術領域、關鍵技術手段以及技術問題 / 效果。其中，關鍵技術手段是解決技術問題而體現發明實質的技術特征。相應地，檢索要素的提取就應該從技術領域、關鍵技術手段和技術問題 / 效果檢索要素等角度進行，提取到反應發明構思的檢索要素。簡言之，發明構思的內涵代表了發明的產生過程，而外延表現為可檢索的技術方案。無論發明構思是該申請文字記載的或是經檢索和再理解發明而還原得出的，檢索環節均應圍繞待檢索獨立權利要求的技術方案進行，從技術領域、關鍵技術手段以及技術問題 / 效果中充分提取檢索要素。

　　三、基于發明構思提取檢索要素及其應用

　　根據《專利審查指南》(2010 版)的規定，把檢索重點放在獨立權利要求的發明構思上，而不應當只限于獨立權利要求的字面意義，但也不必擴展到考慮說明書及其附圖的內容后得出的每個細節。這實質上也指明了檢索要素提取的來源，即基于發明構思從權利要求書(包括從屬權利要求)、說明書(包括背景技術、發明內容、具體實施方式)及說明書附圖等內容中提取到必要的可檢索要素。下文按照前面討論的發明構思的組成要素，分別從技術領域、關鍵技術手段、技術問題 / 效果以及綜合運用四個角度，探討檢索要素的提取及應用。

　　(一)從技術領域中提取檢索要素

　　技術領域應當是發明或者實用新型的技術方案所屬或者直接應用的技術領域，不是上位的或者相鄰的技術領域，也不是發明或者實用新型本身。技術領域要考慮所屬技術領域及功能類似的技術領域。大部分發明或者實用新型的技術領域可以通過說明書記載的 “技術領域”、發明名稱或者權利要求的主題名稱確定，如果通過這些方式仍無法確定，則需要進一步借助說明書中記載的具體實施例的應用場合來確定。當技術方案可以應用于多個不同技術領域時，可以將該多個技術領域均作為檢索要素(相互之間用 or運算)。此外，技術領域的檢索要素可以用關鍵詞表達，也可以用分類號表達。

　　【案例 1】權利要求 1 ：一種頭發護理器具，其特征在于，該器具包括體部，從流體入口到流體出口延伸穿過體部的流體流動路徑，以及繞流體流動路徑延伸的 PCB。

　　眾所周知，頭發護理器具多種多樣，包括染發器具、加熱卷發或燙發器具、固發器具(用于固定保持發型，如發針、發扣、發網等)、干發器具等，僅從權利要求的主題名稱和發明名稱“頭發護理器具”并不能夠確定是哪種頭發護理器具。而且，獨立權利要求 1 的技術特征較少，其技術方案也未體現出所屬或者直接應用的技術領域。然而，說明書的“技術領域”部分記載了“本實用新型涉及一種手持式器具，特別地頭發護理器具，例如干發器”，由此可以確定權利要求 1 的技術方案所屬的技術領域具體是干發器領域。雖然權利要求 1 限定的技術方案的文字中并未提及“干發器”這一特征，但在檢索時，若采用更能體現發明實質的“干發器”作為檢索要素可以在更小的文獻瀏覽范圍內更快速更有效率地獲得所期望的對比文件。具體地，“干發器”可以采用關鍵詞(干發機、吹風機等)或分類號(A45D20/00)，而頭發護理器具在國際專利分類表中的位置是 A45D，采用下位組(A45D20/00)進行檢索顯然可以提高效率。

　　(二)從關鍵技術手段中提取檢索要素

　　技術手段主要記載于說明書的“發明內容”以及 “具體實施方式”部分，又以“具體實施方式”部分記載的內容更為詳細。發明構思的關鍵技術手段是區別于現有技術且又不屬于公知常識，對要解決的技術問題而言是必不可少的那些技術手段。當檢索人員對技術方案把握不準時，通常需要初步檢索以充分理解技術方案;有時通過申請人的意見陳述書也可以幫助檢索人員更準確地提煉關鍵技術手段。也就是說，關鍵技術手段有時可以通過申請文件本身獲取，有時需要通過初步檢索或者意見陳述書獲取。發明構思的關鍵技術手段通常由一個或一些技術特征組成，從發明構思中的關鍵技術手段中提取檢索時，可以將其中的某一或某些技術特征作為檢索要素。

　　【案例 2】權利要求 1 ：一種舵槳的潤滑冷卻裝置，其包括用于將裝置固定設置在船上的固定座、設置在所述固定座上方的上齒輪箱、設置在所述固定座下方的中間立柱、設置在所述中間立柱下部的下齒輪箱、安裝在所述下齒輪箱上的螺旋槳，所述上齒輪箱、中間立柱、下齒輪箱內部分別具有相互連通的空腔，所述空腔內設置有傳動組件，其特征在于：所述傳動組件包括設置在所述上齒輪箱的輸入端、豎直設置在所述上齒輪箱、中間立柱、下齒輪箱的連通的空腔內的傳動桿、設置在所述下齒輪箱的連接所述螺旋槳的輸出端、用于連接所述輸入端、傳動桿、輸出端的多個傳動齒輪，所述傳動桿的內部設置有上下貫通的通孔，所述傳動桿的上端部設置有與所述通孔相互連通的甩油輪(如圖 1 所示)。

　　基于權利要求的上述技術方案，按常規檢索思路選取舵槳、潤滑冷卻、甩油輪、傳動桿、通孔作為基本檢索要素，通過對這些要素進行表達并擴展之后進行檢索，未得到合適的對比文件。本案說明書的背景技術中記載舵槳的上齒輪箱內的熱量無法快速散去，安裝冷卻器又會增加成本;所要解決的技術問題是提供一種能夠降低上齒輪箱溫度的舵槳裝置;采用的關鍵技術手段是在傳動桿的上端部設置甩油輪，利用傳動桿的旋轉帶動甩油輪轉動，將下齒輪箱中較低溫度的潤滑油通過空心的傳動桿甩到上齒輪箱中，再從上齒輪箱中流入下齒輪箱，使得潤滑油在上、下齒輪箱中循環流動，使熱量通過下齒輪箱與水接觸部分快速傳遞到水中。因此，確定該申請的發明構思是：使舵槳齒輪箱內的潤滑油在上、下齒輪箱內循環流動，從而使熱量通過下齒輪箱與水接觸部分快速傳遞到水中，以快速散熱。選取的基本檢索要素是：舵槳、潤滑油、循環。其中“舵槳”基于技術領域，“潤滑油” 和“循環”則是關鍵技術手段。應當注意到，在權利要求 1 限定的技術方案的文字中并未提及“循環”，其是基于發明構思提取的體現關鍵技術手段的檢索要素。對上述檢索要素進行表達并進一步擴展之后，在 VEN 數 據 庫 中 采 用 檢 索 式“((ship? or boat?) andpropeller?) and (oil s circulat+)”進行檢索，在 60 篇檢索結果中可以獲得影響其創造性的 X 類文獻。

　　《淺談基于發明構思提取檢索要素》來源：《專利代理》2018年11期，作者：任志安; 趙良。